El Tribunal Supremo confirma la sentencia que condenaba al cese de uso del formato “Pasapalabra” 08/abr/2019

Pedro Breuer Moreno Derechos PI / Jurisprudencia

El 20 de febrero del 2019, el Tribunal Supremo (TS), ha emitido un auto mediante el cual se declara parcialmente admitido el recurso de casación presentado por Mediaset, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (308/2016) que condenaba a la productora al cese de uso del formato y el título “Pasapalabra”, junto con la indemnización de los daños y perjuicios. Mediante el auto, el TS admite revisar tan solo lo resuelto por la Audiencia respecto al método para fijar la cuantía indemnizatoria, confirmando así la condena a Mediaset a cesar en la utilización del formato y el título “Pasapalabra”.

El conflicto se originó en 2010, cuando Telecinco/Mediaset solicitó que fueran declarados nulos los contratos que había suscrito con ITV Global Entertainment Limited (ITV), en los que se cedían los derechos para la utilización del formato y los títulos “Pasapalabra” y “El Rosco”. Según la sentencia, la petición de nulidad se fundaba en la existencia de vicios de la voluntad del actor al suscribir los contratos (dolo y error), al sostener que ITV había ocultado que no era titular de las marcas ni de derechos de propiedad intelectual sobre los títulos antes mencionados.

A raíz de la acción incoada, ITV contestó mediante demanda reconvencional (fundamento de derecho tercero), sosteniendo ser titular de los derechos de propiedad intelectual y exigiendo los daños por el incumplimiento a los contratos suscritos. Por otro lado, ITV ejercitó una acción de propiedad intelectual por infracción a sus derechos, al continuar la actora utilizando el formato y el título una vez finalizados los contratos. Por último, Mediaset contestó a la reconvención negando la conducta infractora, por considerar que: ITV no era titular de los derechos sobre las palabras “Pasapalabra” y “El Rosco”; se introducen nuevos elementos de “look & feel” y nuevas pruebas al programa, lo cual lo diferencian claramente con el formato cedido por contrato.

Como informó el Instituto Autor, con fecha 20 de septiembre del 2016, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia respaldando los argumentos presentados por ITV. En la resolución, el tribunal confirma lo dictaminado por la sentencia de primera instancia, en la que se reconoce la existencia de derechos de propiedad intelectual sobre el término “Pasapalabra” por parte de ITV, ya que “dicho término no existe como tal en nuestra lengua y constituye una denominación de fantasía resultante de la combinación de dos palabras carentes como tal de significado propio”. En consecuencia, rechaza el pedido de nulidad de los contratos suscritos.

En segundo lugar, en lo relativo a los elementos de “look & feel” añadidos al programa, la AP considera que “en modo alguno determinan por sí solos la singularidad del formato. Por otro lado, frente a las nuevas pruebas introducidas en el programa, la Audiencia considera que “no tienen el carácter diferenciador que les atribuye Mediaset”, dado que del examen comparativo realizado se ha concluido que las mismas son sustancialmente similares, descartando así los argumentos. Por lo expuesto, la Audiencia entiende que existe infracción a los derechos de propiedad intelectual de ITV sobre el formato del programa.

El auto del Supremo confirma definitivamente lo resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, y en consecuencia queda firme la declaración de incumplimiento contractual y la condena a cesar en el uso del formato y la palabra “Pasapalabra”, restando únicamente que resuelva acerca de los daños y perjuicios. Respecto a los daños, Mediaset sostiene que "no resulta procedente la indemnización equivalente al importe de las ganancias obtenidas como consecuencia del uso del formato y de la denominación pasapalabra, ya que ello conlleva un enriquecimiento injusto porque ITV se limita a licenciar formatos, y no habría podido explotar el programa sin la colaboración de telecinco". En ese sentido, sostiene que "la indemnización debería haberse fijado aplicando el criterio de la "regalía hipotética", sin que se haya solicitado por ITV".

Fuente: Auto del Tribunal Supremo de Justicia 1811/2019 del 20 de febrero del 2019 ; Instituto Autor (Mediaset deberá indemnizar a ITV Global Entertainment por la utilización del programa de televisión “Pasapalabra”)​

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